Патенты и лицензии

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НЕ ОХВАТЫВАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

       В статье В.Ю.Джермакяна – канд. техн. наук (vjermakyan@gmail.com, Москва), рассматривается правовая позиция о признании изо-бретения использованным в разрабатываемой технической документации в контексте нарушения патентного права, дезавуированная постановлением пленума Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 10.
       Ключевые слова: изобретение, использование изобретения, техническая документация, исключительное право, патентное право.

       THE EXCLUSIVE RIGHT DOES NOT COVER THE USE OF THE INVENTION IN THE PROJECT DOCUMENTATION
       In article of V.Yu.Jermakyan, PhD (Moscow, vjermakyan@gmail.com), the legal position about recognition of the invention used in the developed technical documentation in the context of violation of the patent right disavowed by the resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation of April 20, 2019 № 10 is considered.
       Key words: invention, use of invention, technical documentation, exclusive right, patent law.

       В заголовке статьи сформулирована сущность проблемы, о которой мы много полемизировали в печати¹ после высказанной президиумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 2012 г. правовой позиции², согласно которой и якобы исходя из требований п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ³ «…разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения» .
       ¹ См.: Джермакян В.Ю. Отображение изобретения в технической документации не считается его использованием//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 5. С. 25; Краснов Л.А., Джермакян В.Ю. Хотели как лучше…//Там же. 2013. № 4. С. 32; Джермакян В.Ю., Краснов Л.А. О признании изобретения использованным в технической документации//Там же. 2013. № 6. С. 16; остальные публикации см. в списке литературы.
       ² Постановление президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 10 апреля 2012 г. по делу № 15339/11.
       ³ П. 2 ст. 10 Патентного закона РФ предусмотрено, что изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в п. 1 этой статьи, в отношении продукта.
       Такая позиция высшей судебной инстанции тогда повергла в шок многих практикующих патентоведов, но свершилось, можно сказать, чудо, и в 2019 г. пленум Верховного суда Российской Федерации в целях обеспечения правильного и единообразного разрешения судами споров об охране и защите интеллектуальных прав принял постановление от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление), в котором дал разъяснение, по сути, дезавуирующее высказанную в 2012 г. Высшим арбитражным судом Российской Федерации правовую позицию в части признания изобретения использованным в разрабатываемой технической документации в контексте нарушения патентного права.
       В п. 123 постановления дано следующее разъяснение по интересующему нас вопросу:
       «В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).
       Перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим.
       При этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
       Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
       Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
       Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает⁴.
       ⁴ Фрагменты текста выделены жирным шрифтом для акцентирования внимания на их содержании.
       Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.
       Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации.
       При этом использование описания изобретения, полезной модели или промышленного образца в произведении науки, литературы и искусства исключительным правом правообладателя не охватывается» .
       Тем самым не подтверждена позиция президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации по делу № 15339/11, и в постановлении высказана противоположная позиция⁵, а именно:
       «Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа» .
       ⁵ Именно такой подход нами ранее неоднократно освещался в печати.
       В этом же пункте постановления дано еще два важных взаимосвязанных разъяснения, непосредственно следующих за первым: «Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации» . Сказанное требует, как представляется, некоторых пояснений.
       ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство»⁶ определяет порядок разработки и постановки продукции на производство и устанавливает основные положения по разработке технического задания, конструкторской и технологической документации, приемке результатов разработки, подготовке и освоению производства, испытаниям опытных образцов продукции и продукции, изготовленной при освоении производства, а также по подтверждению их соответствия обязательным требованиям. В соответствии с п. 4.1 настоящий стандарт рассматривает следующие стадии и виды работ жизненного цикла продукции, установленные ГОСТ Р 15.000:
       стадию «разработка», вид работ «опытно-конструкторская работа (ОКР) по разработке продукции»;
       часть стадии «производство», вид работ «постановка на производство» .
       ⁶ Переиздан в августе 2010 г.
       Тем самым нарушением патента на изобретение или полезную модель будет совершение действия на базе технической документации, осуществляемого хотя бы во время одной из вышеназванных стадий производства. Однако при этом для подтверждения использования изобретения или полезной модели должно быть также учтено разъяснение, данное в этом же п. 123 постановления, согласно которому «использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, … исключительное право патентообладателя не нарушает».
       Таким образом, установление нарушения патента возможно на стадии производства, на которой уже технологически используется техническая документация, но при условии, когда подтверждается фактическое использование непосредственно в продукте (способе) каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения⁷. При этом установление нарушения патента на какой-либо стадии производства вовсе не означает, что производство уже закончено выпуском продукции. Нарушение патента может быть установлено на любой из промежуточных стадий производства, если при ее осуществлении установлено и подтверждено проектной документацией фактическое использование изобретения в изготавливаемом продукте (способе).
       ⁷ Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
       Завершается п. 123 постановления разъяснением: «При этом использование описания изобретения, полезной модели или промышленного образца в произведении науки, литературы и искусства исключительным правом правообладателя не охватывается» .
       Последнее абсолютно верное разъяснение комментировать уже нет надобности, и, видимо, лица, готовившие рассматриваемое постановление, решили раз и навсегда покончить с судебными игрищами по данному поводу, о чем говорилось в одной из моих статей⁸.
       ⁸ Джермакян В.Ю. «Сон разума рождает чудовищ», или Доклад как объект использования изобретения//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 5. С. 43.
       Так и хочется сказать: «Аминь!».

Список литературы

       1. Александров С.А. От отражения признаков в технической документации – к выводам об использовании изобретения//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 3.
       2. Альтшулер Л.Н. Использование изобретений в проектной документации//Патентный поверенный. 2017. № 2.
       3. Джермакян В.Ю. Отображение изобретения в технической документации не считается его использованием//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 5.
       4. Джермакян В.Ю. «Сон разума рождает чудовищ», или Доклад как объект использования изобретения//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 5.
       5. Джермакян В.Ю., Краснов Л.А. Извините, но мы этого не говорили!//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 9.
       6. Джермакян В.Ю., Краснов Л.А. Об отнесении технической документации к продукту, в котором может быть использовано изобретение//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 1.
       7. Джермакян В.Ю., Краснов Л.А. О признании изобретения использованным в технической документации//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 6.
       8. Краснов Л.А., Джермакян В.Ю. Хотели как лучше…//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 4.
       9. Плотников Р.С. Отражение изобретения как виртуальное использование//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 7.
       10. Смирнов В.И. Что же считать использованием изобретения?//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 10.